Os traemos un interesante artículo escrito por Esther Arias Pérez-Ilzarbe, experta en propiedad industrial y Vigilancia tecnológica.
Bases de datos de marcas, una interesante herramienta para la inteligencia competitiva si se interpreta la información
En los últimos días han aparecido diversas noticias en prensa y redes sociales relacionadas con la franquicia “La Marca se sienta a su mesa”, en las que comenta la anulación de la marca comunitaria “'La Mafia se sienta a la mesa” por "ser contraria al orden público".
El caso se remonta al año 2004, fecha en la que “La Honorable Hermandad“, a la que sucedió “La Mafia Franchises”, solicitó ante la EUIPO el registro de la marca comunitaria 003445947. Aunque esta solicitud de marca se abandonó, en el año 2006 realizó un nuevo registro de la marca 005510921 que se concedió en el año 2008.
La vida legal de la marca comunitaria transcurría sin problemas hasta que en el año 2015 el Gobierno Italiano presentó una acción de nulidad de la marca "por ser contraria al orden público y a las buenas costumbres" (Artículo 7, apartado 1, letra f, del Reglamento (CE) nº 207/2009). Esta acción fue admitida por la EUIPO, porque esta marca "promovía manifiestamente la organización criminal conocida con el nombre de Mafia y, por otra, que el conjunto de los elementos denominativos de dicha marca transmitía un mensaje de convivialidad y de banalización del elemento denominativo 'la mafia', deformando de este modo la gravedad que éste vehicula”.
La empresa titular recurrió y ahora la Justicia Europa ha coincidido con el análisis de la EUIPO ya que "'La Mafia se sienta a la mesa' remite a una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y banaliza los graves ataques que dicha organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión. Por lo tanto, la citada marca puede provocar u ofender no sólo a las víctimas de dicha organización criminal y a sus familias, sino también a cualquier persona que, en el territorio de la Unión, se encuentre ante dicha marca y tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, razón por la que debe declararse su nulidad".
Pero aquí entra en juego un nuevo elemento, ¿y si la marca se ha registrado a nivel nacional y no comunitario?
Para comprobar si existen marcas registradas o en tramitación no solo en España sino en el ámbito internacional debemos recurrir al multibuscador TMVIEW, gestionado por la EUIPO y que permite la consulta de registros de marcas de 56 organizaciones, incluyendo España y la Unión Europea. Esta plataforma permite búsquedas por criterios muy variados: oficina de marcas, denominación, solicitante, representante, clases, fechas etc.
Si realizamos una consulta de marcas que incluyan el término Mafia, vemos como aparecen más de ¡1700 registros!
Y si limitamos a marcas en España, la Unión Europea o internacionales y que expresamente sean “La Mafia se sienta la mesa” nos encontramos con 4 resultados, las 2 marcas comunitarias comentadas, 005510921 y la 003445947, y dos marcas españolas: la marca M2326550 y la marca M3609873.
La marca M2326550 es una marca denominativa, LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA, sin logo. Y si se accede a la base de datos de expedientes de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas se comprueba que esta marcas la solicitó en el año 2000 la empresa “La Honorable Hermandad” y después de distintas cesiones el titular actual es OCEAN WORLD MARINA, al que incluso en el año 2009 se le embargó la marca, aunque este embargo ya se ha cancelado. Con la información que parece en la Oficina Española de Patentes esta marca está en vigor.
La marca M3609873 es de tipo mixto, se concedió en el año 2016 y su titular es la empresa TEMA&Group, con sede en el Paseo de la Constitución 8 de Zaragoza.
Con todos estos datos parece que hay marcas diferentes, distintos titulares y distintas empresas implicadas pero realmente todo es más sencillo y en realidad todas estas empresas están relacionadas:
La Mafia franchiese es una denominación social que en el año 2011 cambió de nombre, anteriormente era OCEAN WORLD MARINA, y la Mafia franchise forma parte del grupo “Team group”.
Lo que es cierto es que en la actualidad este grupo de empresas tiene dos marcas en España que incluyan la denominación LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA y que la marca comunitaria ha sido anulada.
Pero ello no supone que haya una prohibición para usar en los locales este nombre, simplemente se establece que esta denominación no se puede registrar como marca a nivel europeo. Y por otro lado, algo muy importante, hay una marca en España que sí protege la denominación, la marca M2326550. Así que los competidores no deben frotarse las manos pensando que pueden usar esta denominación libremente.
Y por último ¿se animará el Gobierno Italiano a presentar una acción de nulidad contra la marca española?
